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Mémento – Notions de Propriété Industrielle

Sommaire

Introduction

I.1 La Propriété

Les innovations ou créations, dans quelque domaine que ce soit, procèdent d’une activité intellectuelle. Elles sont protégées
par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui ont été rassemblés dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

La Propriété Intellectuelle regroupe dans une première partie la propriété littéraire et artistique, essentiellement le droit d’auteur, et dans une deuxième partie, la propriété industrielle.

Cette subdivision qui semble logique à première vue peut prêter à critique car certaines innovations relèvent des deux parties. Elle est par contre justifiée sur un point fondamental : alors qu’aucune formalité n’est nécessaire pour bénéficier des dispositions du droit d’auteur, il est indispensable de procéder à la formalité d’un dépôt lorsque l’on recherche l’obtention d’un  » titre de propriété industrielle  » : – le brevet pour les créations techniques, – la marque pour les signes distinctifs permettant d’identifier l’origine de produits ou de services, – le dessin ou le modèle pour les créations esthétiques, généralement à vocation industrielle, qui présentent une configuration nouvelle.

En effet, si les créations artistiques deviennent directement un élément du patrimoine de celui qui en est à l’origine, ce n’est pas le cas pour les innovations techniques ou commerciales. Celles-ci constituent une richesse au même titre qu’un meuble ou qu’un immeuble mais une richesse potentielle seulement, car si aucune démarche n’est entreprise pour approprier une innovation, elle n’enrichira pas toujours le patrimoine de celui qui l’a réalisée ; nous verrons par la suite qu’elle pourra même l’appauvrir !

Il n’est pas nécessaire de rappeler ici la place prépondérante que les innovations prennent dans la vie industrielle et économique. La propriété industrielle traite ainsi des moyens nécessaires à l’appropriation et à l’exploitation d’une innovation technique, commerciale et parfois même artistique. En effet, les modèles peuvent cumulativement bénéficier du droit d’auteur et d’une loi spécifique maintenant codifiée sous la forme d’un livre de la partie propriété industrielle du code de la Propriété Intellectuelle. Il convient également de mentionner ici les innovations relatives aux logiciels car celles-ci peuvent parfois faire l’objet de brevets tout en relevant du droit d’auteur.

Nous serons donc amenés à faire quelques excursions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Il s’ensuit que le terme  » propriété industrielle  » sera parfois utilisé dans une acception plus large que sa définition légale.

I.2 Interdire

Cette introduction est l’occasion de souligner une caractéristique fondamentale de droits offerts par la propriété industrielle. Ces droits permettent essentiellement d’interdire. Par conséquent, ils offrent également la possibilité d’autoriser sous certaines réserves qui seront détaillées par la suite. Le droit d’interdire vise les tiers, contrairement au droit de faire qui concerne uniquement le titulaire de ce droit.

Dans les économies libérales, le principe fondamental est la libre concurrence. Ainsi, les droits de propriété industrielle sont en contradiction avec ce principe puisqu’ils permettent d’interdire. En tant qu’exception au droit commun, ces droits seront donc étroitement encadrés tant par la législation communautaire (articles 85 et 86 du traité de Rome) que par la législation française (ordonnance du 1er décembre 1986). Il est sans doute utile d’expliciter cette prérogative essentielle que permettent les titres de propriété industrielle.

En ce qui concerne les signes distinctifs, le titulaire d’une marque bénéficie d’un droit de propriété qui est explicitement défini comme un droit d’interdire dans les articles L.713-2 et 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. En effet, quel serait l’intérêt de disposer d’une marque sans avoir la possibilité d’empêcher son utilisation par des tiers, notamment par des concurrents. A contrario, l’utilisation d’un signe quelconque, sous réserve qu’il soit disponible, ne requiert pas le dépôt d’une demande d’enregistrement de ce signe à titre de marque. Il est néanmoins fortement recommandé de déposer ce signe afin d’éviter son dépôt par un tiers qui pourrait alors interdire son utilisation. Ainsi est avérée la prépondérance du droit d’interdire sur celle du droit de faire ou utiliser.

Pour les dessins et modèles déposés, le titulaire bénéficie, selon les termes de la loi, d’un droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre. Bien que la formulation diffère de celle employée pour les marques, l’objet du droit peut être considéré comme identique puisque l’exclusivité implique la faculté d’interdire aux tiers. Là aussi, le droit d’interdire apparaît comme essentiel.

Le cas des brevets est quelque peu plus complexe. La loi précise d’une part dans son premier article (L.611-1) que le titulaire bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation, droit qui peut s’analyser prima facie comme un droit de faire. Elle définit plus loin (L.613-3 et L.613.4) ce droit exclusif comme un droit d’interdire. Cette ambiguïté apparente peut être éclaircie au moyen de l’exemple suivant. Soit un brevet valable A protégeant une voiture pourvue d’essuie- glaces sur son pare-brise. Un brevet B postérieur au brevet A consiste à prévoir une commande intermittente des essuie-glaces dans une voiture pourvue d’essuie-glaces sur son pare-brise. Si le titulaire du brevet B pouvait librement construire une voiture conforme à son brevet, il enfreindrait évidemment les droits du titulaire du brevet A, ce qui n’est pas admissible. Ainsi, le droit conféré par un brevet n’est en aucun cas un droit de faire. Par contre, le titulaire du brevet B peut interdire au titulaire du brevet A de prévoir une commande intermittente des essuie-glaces sur les voitures qu’il commercialise. Selon le terme consacré, le brevet B est dépendant du brevet A.

Interdire aux tiers, ou autoriser moyennant compensation, tel est bien l’objet de la propriété industrielle.

I.3 Organismes officiels

Sont ici mentionnés les principaux organismes avec lesquels devra traiter directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire
celui qui envisage d’acquérir un titre de propriété industrielle.

En commençant par la France, l’administration qui a pour mission l’application des lois, règlements nationaux, des accords internationaux relatifs à la propriété industrielle est l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), établissement public dépendant du Ministère de l’Industrie. L’I.N.P.I. procède notamment à l’examen et à la délivrance des brevets, à l’examen et à l’enregistrement des marques, à l’enregistrement des dessins et modèles. Cet établissement dont le siège est à Paris, dispose de plusieurs représentations en province, à ce jour à Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg et Toulouse. Peuvent agir devant l’I.N.P.I. le demandeur d’un titre personne physique, l’employé d’un demandeur personne morale, ou bien un conseil en propriété industrielle dont la spécialisation correspond à celle de l’acte à accomplir,  » brevets  » ou  » marques, dessins et modèles ».
De plus, le titulaire peut faire appel pour le représenter, soit à un avocat ou conseil juridique, soit à une entreprise ou à un établissement public auquel il est contractuellement lié.
La profession de conseil en propriété industrielle est réglementée par le Code de la Propriété Intellectuelle et l’I.N.P.I. tient la liste des conseils personnes physiques et personnes morales (cabinets).

En marge de l’I.N.P.I., la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (C.N.C.P.I.), organisme officiel, regroupe toutes les personnes habilitées à porter le titre de conseil. Elle a pour vocation de faire respecter le règlement de la profession, notamment les règles de déontologie. Elle s’occupe également, souvent en coopération avec l’I.N.P.I., de promouvoir la propriété industrielle.

De même, l’Association des spécialistes de Propriété Industrielle de l’Industrie (A.S.P.I.) rassemble les spécialistes du domaine exerçant dans l’industrie. Les personnes qualifiées se partagent approximativement par moitié entre les conseils et les spécialistes de l’industrie.

En franchissant les frontières, il convient de mentionner en premier lieu l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) qui vise à unifier les droits nationaux et qui a pour mission de gérer les différentes procédures dites internationales. Il en est ainsi de l’Arrangement de Madrid pour l’enregistrement des marques, de l’Arrangement de La Haye pour le dépôt des dessins et modèles et du traité dit P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) pour les demandes internationales de brevets.

L’Organisation Européenne des Brevets (O.E.B.) a pour charge de délivrer des brevets européens produisant effet à ce jour dans 17 pays avec extensions possibles en Albanie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovénie.

L’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (O. H. M. I.) est, quant à lui, chargé de délivrer les marques communautaires, seuls titres de propriété industrielle internationaux à ce jour produisant effet dans 15 états membres. A terme, il sera également chargé des dessins et modèles communautaires.

I.4 Le plan

Le moyen de protéger une innovation sera abordé selon la nature de cette innovation. Le plan du module et les termes génériques qui
peuvent paraître arbitraires sont définis comme suit :

Les innovations techniques
En premier lieu, les différentes possibilités offertes par la propriété industrielle pour protéger une innovation seront exposés en fonction du secteur d’activité auquel elle se rapporte :
– Secteur primaire :

  • le certificat d’obtention végétale

– Secteur secondaire :

  • le brevet d’invention
  • le logiciel non brevetable,
  • la topographie d’un produit semi-conducteur,
  • le savoir-faire ou know-how.

– Secteur tertiaire :

  • le droit d’auteur aménagé

En second lieu, seront présentés différents moyens à disposition pour pallier l’absence de protection lorsque celle-ci n’est pas souhaitée ou n’est pas envisageable. Il s’agit de :

  • la publication
  • le secret
  • l’enveloppe Soleau

Les innovations commerciales
Sous cette dénomination qui se réfère aux signes distinctifs permettant d’identifier un produit ou service ainsi que l’entreprise qui en est à l’origine, seront successivement étudiées :

  • la marque
  • le nom commercial

Les innovations esthétiques
Tout en restant dans le domaine de l’industrie, les innovations considérées comme esthétiques par opposition aux innovations techniques sont les dessins et modèles. Les moyens de protection sont :

  • la loi spécifique
  • le droit d’auteur

Chapitre 1 – Les Innovations Techniques

1.1 La protection légale dans l’agriculture

Le certificat d’Obtention Végétale

Le seul titre de propriété industrielle disponible dans le domaine de l’agriculture est le Certificat d’Obtention Végétale (C.O.V.).
Il est délivré par le Comité de Protection des Obtentions Végétales, organisme public dépendant du Ministère de l’Agriculture.

Auparavant, les variétés végétales relevaient du droit des brevets mais cette protection s’est révélée inadaptée. Suite à une convention internationale, la convention de Paris du 2 décembre 1961, la France a adopté une loi spécifique en 1970 suivie de décrets d’application l’année suivante. Le nouveau régime est entré en vigueur le 2 octobre 1971. Il exclut explicitement la double protection par Certificat d’Obtention Végétale et par brevet.

La condition de fond essentielle pour l’obtention du certificat est la nouveauté. Ainsi, lorsque la variété a reçu une publicité suffisante pour être exploitée ou lorsqu’elle est décrite dans une demande de certificat antérieure, la nouveauté est détruite. Par contre, les actes suivants limitativement énumérés dans la loi ne constituent pas une divulgation destructrice de la nouveauté :

  • utilisation par l’expérimentation lors d’essais (utilisation non commerciale),
  • inscription à un catalogue ou à un registre officiel d’un Etat partie à la convention de 1961,
  • présentation dans une exposition officielle,
  • abus caractérisé à l’égard de l’obtenteur.

La nouveauté s’apprécie par une différence substantielle d’un caractère important par rapport aux variétés connues, ou par une combinaison de plusieurs caractères.

La loi précise par ailleurs que pour prétendre à un certificat, la variété nouvelle, créée ou découverte, doit être homogène pour l’ensemble de ses caractères et demeurer stable, c’est à dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

La délivrance éventuelle du certificat est prononcée à la suite d’un examen réalisé après le dépôt d’une demande déposée auprès du Comité. Lors du dépôt, il faut identifier la variété par une dénomination variétale et il faut fournir une description ainsi qu’un exemplaire témoin.
L’examen porte sur la nouveauté, l’homogénéité et la stabilité de la variété. Un rapport sommaire est communiqué au déposant qui peut présenter des observations en réponse. En cas de rejet de la demande, un recours est possible auprès de la Cour d’Appel de Paris. La délivrance du certificat confère à son titulaire un droit exclusif de produire, importer, vendre ou offrir à la vente la variété végétale protégée ou tous éléments de reproduction ou de multiplication de cette variété. Ce droit exclusif est cependant limité car il ne permet pas d’interdire l’utilisation comme source de variation initiale en vue de la production d’une nouvelle variété. Contrairement au droit des brevets, il n’y a donc pas de certificat  » dépendant  » d’un certificat antérieur.

La durée de la protection est de vingt ans à compter de la délivrance. Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque la production de la variété exige de longs délais.

Le maintien en vigueur du titre est subordonné à deux conditions :

  • conservation des éléments de reproduction ou de multiplication (graines, boutures),
  • paiement de taxes annuelles.

Une atteinte au droit du titulaire d’un Certificat d’Obtention Végétale est sanctionnée par l’action en contrefaçon, action ouverte au titulaire et au licencié exclusif sauf stipulation contraire dans le contrat de licence. Le moyen de preuve essentiel est la saisie qui est soumise à une autorisation de justice. La saisie peut consister en une description détaillée ou bien en une saisie réelle du végétal, des éléments de reproduction ou de multiplication supposés contrefaisants.

Le juge, outre l’interdiction de poursuivre la contrefaçon, peut ordonner la confiscation des éléments contrefaisants et éventuellement celle des instruments spécialement destinés à la reproduction de ces éléments.

Pour terminer cet aperçu sur le Certificat d’Obtention Végétale, il convient de souligner qu’un droit de priorité permet au titulaire d’un certificat français de disposer d’un délai d’un an pour déposer une demande sur la même variété dans l’un quelconque des pays de la convention de 1961 tout en bénéficiant de la date du dépôt français.

1.2 La protection légale dans l’industrie et les services : le brevet d’invention

1.2.1 Le fondement du brevet

Les résultats issus de la recherche et du développement industriel, résultats que l’on qualifie d’inventions, peuvent être protégés soit
par le brevet soit par le secret.
Il est difficile de définir l’invention et la loi d’ailleurs ne le fait pas. Nous nous rallierons donc à une définition communément reconnue dans la doctrine européenne : l’invention est une solution à un problème. Nous rajouterons que si la solution doit être technique, le problème posé peut, quant à lui, avoir une origine quelconque. C’est en effet la solution qui peut être protégée, pas le problème.

Le brevet s’oppose au secret puisqu’il donne lieu à une publication légale. Il bénéficie d’un régime juridique favorable car la Société estime que l’Intérêt Général justifie d’accorder une protection forte à l’inventeur qui accepte de divulguer son invention. Le brevet peut ainsi être considéré comme une forme de contrat. L’inventeur, en décrivant son invention, enrichit le patrimoine technique de la Société et suscite de nouvelles recherches qui vont à leur tour accroître le fonds technologique accessible au public. En contrepartie, la Société accorde un monopole temporaire à cet inventeur qui communique une information technique nouvelle, c’est à dire inconnue auparavant. Le brevet est donc un moyen juridique pour protéger une innovation technique, mais quelle est sa finalité ? Il présente un intérêt commercial puisqu’il permet d’interdire à quiconque la reproduction des caractéristiques divulguées.

1.2.2 Pourquoi breveter ?

Un brevet donne le droit à son titulaire d’interdire la reproduction du produit, du dispositif ou du procédé objet de ce brevet.
Du droit d’interdire découle immédiatement le droit d’autoriser, si bien que le titulaire a la maîtrise de l’exploitation de l’innovation brevetée. C’est ainsi qu’il faut comprendre le monopole d’exploitation accordé par la loi.

Une exception est cependant prévue, l’exception de possession personnelle antérieure, qui donne le droit à celui qui était en possession de l’invention à la date du dépôt d’exploiter librement cette invention à titre personnel. Mais ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise qui le détient. Cette exception ne s’applique que sur le territoire français si bien que l’entreprise qui connaissait l’invention mais qui n’a pas pris de précautions pour se protéger, peut se voir opposer des brevets couvrant l’invention à l’étranger.

En effet, il est courant que plusieurs personnes ou plusieurs équipes travaillent pour résoudre le même problème et il est donc probable que certaines d’entre elles arrivent à la même solution. Or le droit au brevet appartient au premier déposant et non pas au premier inventeur, ce qui sera explicité par la suite. Ainsi, la décision de ne pas déposer de demande de brevet peut être lourde de conséquences.

Classiquement, trois attitudes sont possibles quant à l’exploitation d’un brevet ou d’un portefeuille de brevets.

L’attitude agressive consiste à interdire l’utilisation à tous les concurrents afin de se réserver le marché correspondant. Il faut donc avoir les moyens industriels pour satisfaire à ce marché réel ou potentiel. Cette attitude est parfois adoptée par les leaders d’un domaine technique bien identifié. Elle n’est pas sans risques car elle suscite évidemment un comportement analogue de la part des concurrents.

L’attitude offensive consiste à autoriser l’utilisation moyennant contrepartie. Elle est bien adaptée lorsque le titulaire du brevet ne peut pas à lui seul rentabiliser l’invention de manière optimale. Cette contrepartie peut être financière et l’exemple type en est le contrat de licence selon lequel un licencié verse une redevance au cessionnaire, le titulaire du brevet, pour pouvoir reproduire l’invention. La redevance est souvent proportionnelle, pour le moins corrélée, au chiffre d’affaire généré par le brevet. La contrepartie peut cependant prendre bien d’autres formes puisqu’elle est à l’initiative du breveté. On citera à titre d’exemple les accords de licences croisées selon lesquels deux sociétés ayant des portefeuilles équivalents décident de ne pas s’opposer les brevets de leurs portefeuilles respectifs.

L’attitude défensive consiste à considérer le brevet comme une arme dissuasive. Elle permet de limiter un comportement par trop agressif ou offensif d’un concurrent. En effet, ce dernier hésite à opposer un de ses brevets s’il court le risque de se voir lui-même opposer un brevet de la partie adverse. Cette attitude défensive a pour but essentiel de s’assurer une liberté d’exploitation c’est à dire de pouvoir commercialiser produits ou services sans entraves.

1.2.3 Que faut-il breveter ?

Le brevet vise à protéger des intérêts commerciaux. Il convient en premier lieu de souligner que la valeur scientifique de l’innovation est sans intérêt et ne doit pas être prise en compte quand il s’agit de décider du dépôt d’une demande de brevet.

La démarche suivante permet d’apprécier l’opportunité de breveter une innovation.

Comme nous l’avons vu, le point de départ est le problème auquel cette innovation apporte une solution. Il est donc important de bien définir ce problème. Si celui-ci semble nouveau, il s’agit d’un point très positif en faveur du brevet car dans ce cas on pourra prétendre protéger la plupart des solutions à ce problème. Cependant, dans le cas le plus général, le problème a déjà été posé et certaines solutions sont déjà connues. Ces solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes car sinon l’innovation n’aurait pas de raison d’être. Cette innovation vient donc combler une lacune ou une limitation de la solution la plus pertinente eu égard au problème posé.
Il importe dès lors de qualifier et si possible de quantifier les avantages et les inconvénients que procurent l’innovation en matière commerciale. Lorsqu’il s’agit d’un produit nouveau, celui-ci doit correspondre à un marché. Lorsqu’il s’agit d’une amélioration de performances, celle-ci doit être nécessaire. Lorsqu’il s’agit d’une économie sur les coûts de fabrication, celle-ci doit être suffisamment significative. Lorsqu’il s’agit d’un élément accessoire à un équipement connu, cet élément doit être attrayant pour le client. Quel que soit le cas de figure, l’innovation doit faire vendre.

La valeur commerciale de l’innovation suppose que celle-ci soit concrètement mise en oeuvre. Il est généralement recommandé de breveter le plus tôt possible, lorsque l’invention n’en est qu’au stade de l’idée et n’a pas encore donné lieu à une expérimentation réelle. Il arrive cependant que la technologie disponible ne permette pas la réalisation prévue dans un brevet avant que celui-ci ne soit tombé dans le domaine public, c’est à dire qu’il soit librement utilisable. C’est le cas d’une technique connue sous le nom de « modulation par impulsions et codage » brevetée en 1939 qui est maintenant utilisée dans tous les équipements de télécommunication numérique. C’est également le cas des coussins gonflables de sécurité brevetés en 1951 qui sont prévus pour amortir les chocs en cas d’accident d’un véhicule.

1.2.4 Que peut-on breveter ?

Selon les termes de la loi, « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle » (CPI art. L.611-10).
Nous considérons ici que toutes les inventions sont brevetables, les exceptions à cette règle étant détaillées à la rubrique suivante  » Que ne peut-on breveter ? « .

1.2.4.1 La nouveauté 

La nouveauté d’une invention doit être absolue dans le temps et dans l’espace. La nouveauté se présume car seul son défaut peut être
établi. Il s’ensuit qu’une invention est nouvelle jusqu’à preuve contraire, et il en va de même de la validité du brevet couvrant cette invention. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique qui inclue tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet correspondante, qu’il s’agisse d’une publication, d’une description orale ou de tout autre moyen. Il faut préciser que souvent, l’inventeur lui-même détruit la nouveauté de son invention en la divulguant avant le dépôt de la demande de brevet.

La nouveauté d’une invention est également détruite par une demande de brevet qui bénéficie d’une date de dépôt antérieure mais qui n’a pas encore été publiée et qui n’est donc pas accessible au public. Les demandes ne sont en effet publiées que dix-huit mois après leur dépôt. On évite ainsi de délivrer deux brevets distincts pour la même invention.

La nouveauté s’apprécie donc par rapport à une seule antériorité, qu’il s’agisse d’un élément de l’état de technique ou bien d’une demande antérieure non publiée. Elle s’apprécie de manière stricte : la nouveauté est détruite si l’invention se retrouve telle quelle dans l’antériorité. Aucune interprétation, aucune démarche intellectuelle quelle qu’elle soit n’est permise dans le cadre de cette appréciation.

1.2.4.2 L’activité inventive

 » Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d’une manière
évidente de l’état de la technique  » (CPI art. L.611-14).

L’homme de métier est un concept plutôt qu’un personnage, il est utilisé pour étudier l’activité inventive. On le définit comme un professionnel possédant une intelligence moyenne, des connaissances et des compétences moyennes dans le domaine technique de l’invention.

L’état de la technique est le même que celui pris en compte pour apprécier la nouveauté, à l’exception des demandes de brevets non publiées. Il s’ensuit que l’homme de métier dispose sur sa table de tout ce qui a été rendu accessible en public sous une forme ou sous une autre.

L’activité inventive ne s’examine que si l’invention en cause est nouvelle. Or, si la nouveauté s’analyse en considérant individuellement chaque antériorité pertinente, l’activité inventive ne peut être détruite que si l’on réunit au moins deux antériorités.

L’homme de métier avait-il réellement accès à ces deux antériorités ? Il connaît la technique de son métier, il possède également les connaissances générales partagées par les hommes des différents métiers, il dispose également de connaissances dans les domaines proches de celui de son métier. Par contre, il ne va pas nécessairement consulter des documents dans un domaine très éloigné de son activité si rien ne l’y incite, bien que ces documents soient sur sa table. Ainsi, un mécanicien ne va pas directement consulter un traité d’électronique lorsqu’il a un problème à résoudre.

Si cet homme du métier avait sélectionné ces deux antériorités, les aurait-il rapprochées ? La question précise est bien  » les aurait-il rapprochées ?  » et non pas  » aurait-il pu les rapprocher ? « . La nuance est de taille, car rapprocher deux documents de domaines différents ne se fait pas sans raison.

A supposer le rapprochement des deux antériorités comme normal, l’homme du métier arriverait-il ainsi directement à l’invention ? Lorsque l’enseignement combiné de ces antériorités se traduit de manière évidente par l’invention, c’est-à-dire s’il guide l’homme du métier à réaliser de simples opérations routinières pour arriver au résultat, alors cette invention est dépourvue d’activité inventive.

L’activité inventive est évaluée au jour du dépôt de la demande de brevet. Ce point est important car la technique évolue très rapidement dans certains domaines.

Il convient également de préciser que, par hypothèse, l’homme du métier ne connaît pas l’invention qu’il analyse, puisque la question est de savoir s’il aurait fait cette invention. L’analyse se fait donc à priori et non pas à posteriori.

Cette notion complexe d’homme du métier met en relief les difficultés qui surviennent lorsqu’il s’agit de statuer l’activité inventive. Lors de l’étude d’une invention, il est donc commode de se référer à des catégories génériques qui ont été constituées chacune à partir de nombreux cas similaires.

Sont ainsi généralement reconnus comme impliquant une activité inventive les inventions suivantes :

  • l’invention de problème : un problème qui n’avait jamais été posé auparavant n’est pas dans l’état de la technique, la solution à ce problème ne peut donc apparaître évidente ;
  • l’invention dont la gestation a été longue : bien que le problème soit déjà ancien, aucune solution réellement satisfaisante n’y avait été apportée ;
  • l’invention qui fait appel à une technique relativement éloignée de celle relative au problème posé ;
  • l’invention qui va à l’encontre d’un préjugé : l’état de la technique révélait qu’il ne fallait pas chercher la solution dans cette direction ;
  • les inventions qui font progresser la technique et celles qui donnent lieu à un succès commercial.

 

1.2.5 Ce qu’on ne peut pas breveter

Après avoir défini ce qu’est une invention brevetable, la loi énumère limitativement certains travaux qui ne sont pas considérés comme des inventions et qui peuvent donc donner lieu à une demande de brevet :

  • les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
  • les créations esthétiques ;
  • les plans, principes ou méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine économique ;
  • les programmes d’ordinateurs ;
  • les présentations d’information.

La loi précise cependant que ces éléments sont exclus de la brevetabilité uniquement si la demande de brevet concerne un de ces éléments considéré en tant que tel. Il faut comprendre par là qu’une innovation qui porte sur un élément exclu peut tout de même être brevetable si elle incorpore également un élément qui lui n’est pas exclu.
Ainsi, un circuit électronique prévu pour réaliser la multiplication de deux nombres est brevetable alors que la méthode de multiplication elle-même ne l’est pas.

La situation est comparable en ce qui concerne les programmes d’ordinateur souvent nommés logiciels. Lorsque le logiciel présente une fonction technique, il doit s’analyser comme une invention et il peut donc donner lieu à une demande de brevet s’il répond aux critères requis pour tout autre type d’invention. La jurisprudence semble maintenant acquise à la protection des logiciels  » techniques « , c’est à dire ne traduisant pas une activité purement intellectuelle. A titre d’exemple, un programme de transcodage est brevetable alors qu’un dictionnaire de synonymes ne l’est pas.

Sont finalement exclus de la brevetabilité pour des raisons essentiellement éthiques les inventions suivantes :
– les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées à l’homme ou à l’animal ;
– les races animales et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.

1.2.6 L’obtention du brevet

Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. C’est le système dit du premier déposant qui prévaut dans la plupart des pays à l’exception notable des Etats-Unis d’Amérique. En d’autres termes, lorsque deux inventeurs réalisent la même invention indépendamment, c’est celui qui le premier a déposé une demande de brevet qui bénéficie des droits et non pas celui qui le premier a réalisé cette invention. Cette disposition qui peut paraître choquante est tout à fait pragmatique car la date de dépôt est incontestable, ce qui n’est pas toujours le cas de la date de conception de l’invention. De plus, ce système est incitatif car un inventeur qui tarderait à déposer une demande de brevet prendrait le risque de perdre ses droits au bénéfice d’un tiers plus diligent que lui.

Lorsque l’inventeur est un salarié ou un fonctionnaire, le droit au brevet appartient à l’employeur si l’invention est faite dans le cadre du contrat de travail. En contrepartie, la loi accorde une rémunération supplémentaire à cet inventeur.

Pour obtenir un brevet, celui qui a droit au titre doit donc déposer une demande et la date de cette demande est celle à laquelle sont produites :

  • une requête en délivrance ou une déclaration indiquant que le demandeur souhaite obtenir un brevet,
  • l’identification de ce demandeur,
  • une description de l’invention, et
  • une revendication au moins.

La description doit permettre à l’homme du métier d’exécuter l’invention alors que les revendications définissent les caractéristiques que le demandeur souhaite protéger. En France, l’instruction de la demande de brevet est relativement sommaire. Il faut tout d’abord mentionner que la Défense Nationale a un droit de regard sur toutes les demandes et qu’il est interdit de divulguer ou d’exploiter l’invention tant qu’une autorisation n’a pas été accordée à cet effet. Ainsi, suite à la notification de la date de dépôt, dans la plupart des cas, l’I.N.P.I. donne cette autorisation de divulgation peu de temps après. L’instruction se poursuit par l’établissement d’un rapport de recherche qui consiste en une liste d’antériorités dont le degré de pertinence vis-à-vis des revendications est indiqué. Lorsque les documents cités sont estimés relativement proches de l’invention, c’est-à-dire qu’ils pourraient atteindre la nouveauté ou l’activité inventive, le demandeur est tenu de répondre à ce rapport de recherche. La réponse peut prendre la forme d’observations contestant l’opposabilité des documents cités et il est également possible de déposer de nouvelles revendications délimitées par rapport à l’état de la technique.

Par ailleurs, la demande, le rapport de recherche s’il est disponible et les revendications déposées en dernier lieu sont publiées 18 mois après le dépôt. Le demandeur a la faculté de requérir une publication anticipée. Cette publication ouvre un délai de trois mois durant lequel les tiers peuvent présenter des observations sur la brevetabilité de l’invention, observations qui sont portées à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose à son tour d’un délai de trois mois renouvelable une fois pour répondre. L’instruction de la demande ne comprend pas d’examen proprement dit contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays ou à l’office européen des brevets. Elle se termine donc par la délivrance du titre ou le rejet. Il faut noter que l’I.N.P.I. peut rejeter une demande pour absence de nouveauté mais ne peut le faire pour défaut d’activité inventive.

Le brevet est délivré pour une durée de vingt ans à compter du dépôt et son maintien en vigueur est subordonné au paiement de taxes annuelles.

1.2.7 Exploitation du brevet

Il suffit ici de rappeler l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit clairement les droits du propriétaire d’un brevet :

 » sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet de brevet ;
b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire de brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet « .

Une restriction est cependant apportée à cette interdiction lorsque les actes accomplis le sont dans un cadre privé ou à titre expérimental. Rappelons de plus l’exception de possession personnelle antérieure déjà mentionnée.

Si le propriétaire d’un brevet n’envisage pas d’en assurer seul l’exploitation, il peut céder ses droits en totalité ou en partie pour une période déterminée. La cession partielle fait l’objet d’un contrat de licence qui peut être exclusive ou non exclusive.

Une atteinte au droit du propriétaire d’un brevet constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur, dans tous les cas si celui-ci fabrique le produit contrefait, mais seulement si l’auteur est en connaissance de cause lorsqu’il n’est pas fabricant. Il faut préciser qu’un acte commis par un licencié qui enfreint les limites de la licence constitue également une contrefaçon. L’action en contrefaçon peut être exercée par le propriétaire du brevet ou le licencié exclusif sauf stipulation contraire du contrat de licence. Le licencié simple peut se joindre à l’action pour obtenir réparation de son propre préjudice. La prescription est de trois ans.

La preuve de la contrefaçon peut être faite par tous moyens et plus particulièrement par la saisie requise auprès du président du tribunal de grande instance compétent. La saisie-contrefaçon réalisée par un huissier éventuellement assisté d’experts consiste en une description détaillée des objets ou procédés incriminés, avec ou sans saisie réelle. Le juge, outre l’interdiction de poursuivre la contrefaçon, peut ordonner la confiscation des éléments contrefaisant et même celle des moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Pour terminer, signalons que la contrefaçon peut également constituer un délit et donc permettre une action pénale.

1.2.8 Où breveter ?

A l’heure actuelle, il est très rare qu’un marché soit essentiellement national, français en l’occurrence. Il faut donc envisager de
protéger l’invention à l’étranger, et l’on parle d’extension de la demande de brevet français. Il s’agit là d’une opération dont le coût dépend directement du nombre de pays dans lesquels on souhaite étendre et il donc illusoire, dans la plupart des cas, de prévoir une extension dans la totalité des pays pourvus d’un système de brevets. Il convient dès lors de sélectionner les pays d’intérêt en prenant en compte l’une, l’autre ou les deux caractéristiques du monopole d’exploitation. L’interdiction de fabrication conduit à étendre la demande dans les pays où l’objet breveté peut être fabriqué et l’on considère dans ce cas l’implantation des principaux concurrents. L’interdiction de commercialisation conduit à étendre dans les pays qui représentent une part significative du marché.

Pour étendre sa demande de brevet à l’étranger, le déposant dispose d’un délai d’un an dit délai de priorité. Le droit de priorité institué par la convention de Paris permet d’occulter toutes les divulgations ou publications réalisées un an au plus après la date de dépôt de la demande d’origine. Ce délai peut être avantageusement mis à profit car la notification du rapport de recherche français intervient environ neuf mois après la date de dépôt. Il est en effet prudent d’étudier ce rapport avant de procéder aux extensions prévues pour vérifier qu’aucun document cité ne s’oppose à la brevetabilité de l’invention ou bien, si les revendications doivent être limitées, pour définir clairement l’étendue du monopole auquel on peut raisonnablement prétendre.

L’extension d’une demande peut se faire par trois moyens : les dépôts nationaux, les dépôts régionaux et la voie internationale.

Les dépôts nationaux n’appellent pas de commentaires particuliers. Les brevets ont un effet territorial et la protection dans un pays nécessite le dépôt d’une demande de brevet dans ce pays par l’intermédiaire d’un mandataire local. Le coût associé comprend donc la rétribution du conseil français, la traduction de la demande, les taxes locales et les honoraires du mandataire étranger.

Les dépôts régionaux permettent par une procédure de délivrance centralisée d’obtenir des brevets dans les différents pays qui ont été désignés au moment du dépôt. Nous nous limiterons ici à l’étude du brevet européen.

1.2.9 Le brevet européen

Lors du dépôt d’une demande de brevet européen, il convient donc de sélectionner les pays dans lesquels
une protection est envisagée parmi l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein et la Suisse, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas,
le Portugal, le Royaume Uni et la Suède.

La procédure commence par l’établissement d’un rapport de recherche et se poursuit par un examen qui doit être requis (et payé) dans les six mois qui suivent la publication du rapport de recherche. Lors de l’examen, un agent de l’O.E.B. (Office Européen des Brevets) adresse une notification dans laquelle la brevetabilité de l’invention est souvent contestée. L’examen est une procédure contradictoire et il faut donc répondre à cette notification en présentant des arguments contraires, éventuellement en limitant les revendications. Il se termine par la délivrance, si le demandeur est d’accord sur le test proposé par l’office ou par le rejet en cas de désaccord. La décision de rejet peut naturellement faire l’objet d’un recours.

Le brevet européen n’existe pas en tant que tel. En effet, pour bénéficier de la protection par brevet, le breveté doit dans un délai de trois mois déposer une traduction dans les pays désignés, payer les taxes requises pas ces pays et désigner des mandataires locaux. Le brevet européen devient donc autant de brevets nationaux.

La procédure ne s’arrête pas nécessairement à la délivrance car tout tiers a la faculté de faire opposition au brevet pendant un délai de neuf mois qui suit la publication de cette délivrance. L’opposition qui est également de nature contradictoire se conclue par le maintien du brevet tel que délivré, la modification du brevet (une limitation des revendications) ou la révocation de ce brevet. La décision est ici encore susceptible de recours.

Dès que quelques pays sont désignés, le brevet européen est moins coûteux que les brevets nationaux et de plus les frais sont étalés dans le temps car la procédure est longue.

1.2.10 La demande internationale de brevet

La demande internationale de brevet, dite demande P.C.T. pour  » Patent Cooperation Treaty  » suit, elle aussi, une procédure commune pour tous les pays qui ont été désignés au dépôt mais cette procédure ne va pas jusqu’à la délivrance. Les pays concernés sont plus de 90 au nombre desquels figurent tous les pays occidentaux.

Une première phase se termine 20 mois après le dépôt initial ou date de priorité. Lorsque la demande P.C.T. résulte d’une extension d’une demande française, c’est donc la date de dépôt de la demande française qui est prise en compte. Mais il est également possible de faire un premier dépôt P.C.T. auquel cas c’est cette dernière date de dépôt qui est considérée. Durant cette phase, il est procédé à l’établissement d’un rapport de recherche.

Une deuxième phase se termine 30 mois après la date de priorité. Sous réserve que le déposant ait requis un examen préliminaire (et payé la taxe correspondante) au plus tard 19 mois après la date de priorité, une première notification est émise qui traite de la validité de la demande. Le demandeur peut répondre à cette notification mais n’y est pas tenu. En tout état de cause, l’examen préliminaire se termine par l’établissement d’un rapport d’examen.

A l’issue de la première ou de la seconde phase, selon le cas, il faut procéder à  » l’éclatement  » c’est-à-dire au dépôt dans les différents pays où l’on souhaite obtenir un brevet, l’O.E.B. devant ici être considéré comme un pays.

Il est important de remarquer que le fait de déposer une demande P.C. ne préjuge en rien du déroulement des procédures devant les offices nationaux ou régionaux, car ces offices ne sont pas tenus par les conclusions du rapport d’examen. Le déposant peut même rester totalement passif, sans toutefois négliger les délais et le paiement des taxes.

La demande P.C.T. a un coût mais son principal intérêt réside précisément dans le fait qu’elle permet de différer les frais qu’il faut engager lors de dépôts nationaux ou régionaux. De plus, le coût peut être compensé dans une large mesure par les économies réalisées lors des procédures subséquentes.

Elle donne donc un délai supplémentaire qui est utile dans deux situations relativement courantes. La première vise le cas où le financement n’est pas disponible pour étendre largement la demande initiale et concerne essentiellement les inventeurs indépendants et les petites structures. Ce délai permet alors de rechercher des partenaires en vue d’une cession ou d’une concession de licence. La deuxième situation intéresse les inventions dont on ne connaît pas précisément l’intérêt commercial 12 mois après le dépôt initial. Les 18 mois de procédure internationale peuvent alors permettre de se faire une idée plus précise à ce sujet.

1.3 Les autres connaissances techniques

Le logiciel non brevetable

Dans l’industrie, les innovations se traduisent de plus en plus souvent par des logiciels or, nous l’avons vu, la loi refuse la protection par brevet à un logiciel lorsqu’il est considéré en tant que tel.

La confusion qui règne parfois sur la protection des logiciels résulte essentiellement de la double signification du terme, à savoir d’une part, une fonction de nature quelconque et d’autre part la forme sous laquelle cette fonction est exprimée.

Il est maintenant admis que le logiciel est une forme d’expression comme la littérature, la peinture ou la musique. Le logiciel bénéficie donc de la protection par le droit auteur, mais cette législation a été aménagée pour prendre en compte les spécificités propres à ce type de créations. Ainsi, un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions appartient à l’employeur au même titre qu’une invention de mission dans le cadre des brevets. De même, l’auteur dispose de prérogatives sensiblement réduites à l’égard du titulaire des droits d’exploitation en ce qui concerne les modifications ou l’adaptation du logiciel qu’il a créé.

La protection du logiciel par le droit d’auteur est acquise sans formalités particulières si ce n’est qu’il convient de se réserver la preuve de la date de création. Il est donc prudent de déposer le code auprès d’une autorité habilitée.

La durée de la protection est de 50 ans.

Une atteinte au droits constitue ici aussi une contrefaçon et la victime bénéficie également de la saisie contrefaçon comme moyen de preuve, saisie qui est identique à celle prévue pour les brevets et qui diffère donc quelque peu de celle organisé pour les oeuvres artistiques au sens premier du terme.

Si le logiciel porte sur un procédé brevetable, nous répéterons ici que les protections par brevet et par droit d’auteur peuvent se cumuler, la première pour le fond et la seconde pour la forme.

La topographie d’un produit semi-conducteur

Il est possible de déposer auprès de l’I.N.P.I. la topographie d’un produit semi-conducteur afin d’interdire aux tiers sa reproduction ou l’exploitation commerciale d’un produit l’incorporant.

Le dépôt doit intervenir moins de deux ans après la première commercialisation éventuelle et moins de 15 ans après la réalisation s’il n’y a pas eu de commercialisation.

Le savoir-faire

Le savoir-faire par définition n’est pas directement accessible au public. Il s’oppose donc au brevet et ne peut être légalement approprié. La loi permet cependant d’agir selon deux règles distinctes contre la divulgation du savoir-faire.

La révélation ou la tentative de révélation d’un secret de fabrique est un délit pénal visé à l’article L.621-1 CPI. Ce délit ne concerne que les employés ayant agi intentionnellement et il est soumis à des conditions très strictes.

L’action en concurrence déloyale permet d’atteindre les concurrents. Elle se fonde sur la responsabilité civile si bien qu’il faut faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et établir le lien entre la faute et le préjudice. Cette action est parfois difficile à mettre en oeuvre précisément du fait de problèmes de nature probatoire.

1.3 Les alternatives à la protection légales

La publication défensive

Nous avons vu que le droit au brevet appartient au premier déposant et nous avons également vu que le premier critère de brevetabilité est la nouveauté. Imaginons une entreprise qui serait en mesure d’être le premier déposant pour une invention, mais qui ne souhaite pas obtenir de brevet sur cette invention. Si cette entreprise demeure purement passive, elle prend le risque qu’un concurrent dépose lui-même une demande de brevet sur cette invention. Cette demande et ses extensions éventuelles seraient naturellement opposables à l’entreprise qui n’a pas déposé.

Pour éviter cette situation, il existe un moyen simple qui consiste à publier l’invention pour en détruire la nouveauté. Une telle publication qui ne requiert pas le même formalisme que celui exigé pour le dépôt d’une demande de brevet, doit cependant être rédigée avec soin. En effet, s’il n’est pas nécessaire de divulguer la totalité de l’invention, il faut fournir les informations suffisantes pour empêcher le concurrent d’obtenir une revendication valable. Cette méthode, peu pratiquée en France, est largement répandue aux Etats-Unis. Elle permet, pour un coût minimum de conforter sa liberté d’exploitation.

La publication peut avoir lieu dans n’importe quelle revue  » publique  » pourvu qu’elle soit datée. Il existe même des revues spécialisées dans ce domaine qui sont accessibles à tout un chacun ou bien qui sont directement gérées par une entreprise. Ainsi, la compagnie IBM publie dans le  » Technical Disclosure Bulletin  » la plupart des inventions qu’elle ne désire pas breveter.

Le secret

Une solution radicalement opposée à la précédente vise à tenter de conserver secrète l’invention que l’on n’envisage pas de protéger par brevet. Cette solution ne peut concerner que les inventions dont les caractéristiques ne sont pas apparentes lors de la commercialisation. Il s’agit donc essentiellement des procédés de fabrication qui ne laissent pas de traces sur les produits qu’ils ont concouru à réaliser.

Ce type de protection est imparfait. En premier lieu, le secret a une durée de vie d’autant plus limitée que le nombre de personnes qui le partagent est important. Par ailleurs, les techniques d’investigation (ou de  » reverse engineering « ) progressent sans cesse, si bien qu’un procédé que l’on imaginait indécelable à une certaine époque peut très bien dévoiler ses  » secrets  » quelques temps plus tard. En second lieu, rien n’empêche pas un concurrent de déposer une demande de brevet sur le sujet. En troisième lieu, la protection juridique est limitée (voir à ce sujet ce qui a été indiqué à propos du savoir-faire).

Lorsqu’une protection par le secret est retenue, il est en tout cas prudent de se ménager la preuve de la possession de l’invention.

L’enveloppe Soleau

L’enveloppe Soleau a une seule fonction, celle de donner une date certaine à son contenu. On la dépose à l’I.N.P.I. en fournissant deux exemplaires du même document, l’un des deux étant restitué après son enregistrement. Il faut la renouveler au bout de cinq ans.

Elle permet d’établir la possession personnelle antérieure d’une invention en cas de contrefaçon d’un brevet si elle a été déposée avant ce brevet. Mais, nous l’avons vu, il s’agit d’une exception à la règle générale et par conséquent, son contenu sera analysé de manière très stricte. Si certaines caractéristiques du brevet sont reproduites et ne figurent pas dans l’enveloppe, la contrefaçon sera établie. Il convient donc d’être très attentif à sa rédaction. Contrairement au cas de la publication défensive, il faut ici donner le maximum d’informations disponibles et ne pas hésiter à renouveler l’enveloppe au fur et à mesure des perfectionnements.

L’enveloppe Soleau constitue également un moyen de preuve en cas de violation d’un secret.

Enfin, elle permet d’établir la date de création d’une oeuvre dans le cadre du droit d’auteur.

Chapitre 2 – L’Innovation Commerciale

2.1 La Marque

2.1.1 Définition

La marque prend une importance croissante dans la stratégie commerciale des entreprises. Il s’agit en effet d’un support essentiel pour la publicité. Incidemment, on remarquera que si la France accuse un retard significatif en matière de brevets par rapport aux principaux pays industrialisés, la situation est toute autre en ce qui concerne les marques puisque les français sont les premiers déposants en Europe.

La marque est, selon les termes de la loi,  » un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « . Elle permet donc à tout un chacun d’identifier la provenance de biens de consommation en y associant divers critères tels que qualité, réputation, ceci parfois de manière subjective. Elle permet par ailleurs au commerçant de capter une clientèle, puis de la fidéliser.

La marque peut être judicieusement utilisée en combinaison avec un brevet : durant l’exclusivité sur le produit obtenue par le brevet, l’image de la marque est développée jusqu’à présenter une forte notoriété, et lorsque le brevet tombe dans le domaine public, le consommateur continue d’associer directement le produit et la marque même si d’autres produits équivalents sont alors disponibles. Un exemple typique est celui du somnifère de marque « Valium ».

En France, il est indispensable de déposer une marque pour s’en réserver l’usage. En effet, le dépôt est attributif de droits et l’on ne peut se prévaloir d’avoir utilisé un signe distinctif pour bénéficier de la protection sur ce signe. Ce régime juridique est pratiqué dans de nombreux pays cependant, dans d’autres pays, c’est l’usage qui génère le droit, notamment aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en Italie. La formalité du dépôt consiste essentiellement à fournir une reproduction du signe et à indiquer les produits ou services pour lesquels la protection est requise. Le dépôt se fait soit à l’I.N.P.I., soit au greffe du tribunal de commerce.

Mentionnons ici la marque collective qui présente la particularité d’imposer un règlement d’usage aux personnes désireuses de l’employer. Le propriétaire est, par définition une personne morale et il s’agit souvent d’une association de producteurs. Le règlement établi par cette association peut prévoir des caractéristiques particulières du produit ou du service marqué, mais ce n’est pas obligatoire. Par contre, la marque collective de certification vise à imposer des conditions précises (propriétés, qualités) à l’élément marqué. Le titulaire d’une marque de certification est nécessairement indépendant des producteurs, et la seule condition d’utilisation de cette marque est de satisfaire au règlement.

La marque peut être verbale, c’est à dire consister en une suite de lettres, de chiffres, ou en une alternance de chiffres et de lettres. C’est soit un mot ou un groupe de mots du langage courant (Carrefour, Formule 1, Des voitures à vivre), soit une dénomination créée de toute pièce (Omo, Novotel, R19), soit un nom patronymique (Guy Degrenne, Renault).

La marque peut être figurative, c’est à dire faire appel à la vue indépendamment du langage : logotype ou dessin (crocodile Lacoste, coquille Shell), couleur caractérisée par sa nuance (jaune Kodak), forme (flacon de parfum).

La marque semi figurative associe un élément verbal et un élément figuratif.

La marque peut finalement être sonore, musicale par exemple, mais pas nécessairement. Il faut cependant qu’elle puisse être transcrite graphiquement, au moyen d’une portée par exemple, ou bien d’une définition littéraire (rugissement d’un lion).

En France, la marque olfactive n’est pas admise.

2.1.2 La marque déposée
La marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être descriptive. Sont donc interdits les termes servant à la désignation du produit lui-même ( » laitage  » pour un dessert lacté ou un yaourt). Sont également interdites les expressions décrivant une caractéristique substantielle du produit comme sa composition, sa fabrication ( » tamisée  » pour une farine) ou ses propriétés ( » incassable  » pour un verre).

La marque ne doit pas être déceptive, c’est à dire évoquer des attributs que le produit n’a pas, qu’il s’agisse de son origine géographique ( » Geneva  » pour des montres qui ne proviennent pas de Suisse), de sa composition ( » Lainé  » pour des tapis en coton) ou d’un caractère officiel ( » L’officiel des marques  » pour une revue éditée par une société privée).

La marque doit être disponible compte tenu du principe de la spécialité : elle ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs de tiers sur des produits ou services qui sont identiques ou similaires. Sont ainsi des antériorités opposables :

  • les marques et plus généralement les signes protégés par la propriété industrielle (droit d’auteur, dessin ou modèle, appellation d’origine),
  • les dénominations sociales et, s’ils ont un rayonnement national, les noms commerciaux et les enseignes,
  • les noms patronymiques,
  • le nom d’une collectivité territoriale.

Il est relativement aisé de choisir un signe qui ne soit ni descriptif ni déceptif. Il est par contre très délicat de s’assurer de la disponibilité d’un signe étant donné la grande diversité des antériorités dont certaines ne sont pas même répertoriées. La recherche d’antériorités préalable au dépôt d’une marque est toutefois fortement recommandée car l’examen réalisé par l’I.N.P.I. dans le cadre de la procédure d’enregistrement ne traite pas de la disponibilité du signe.

Cette recherche doit intervenir le plus tôt possible, avant que des investissements importants n’aient été réalisés sur la marque. Si par exemple une campagne de publicité était engagée sur une marque non disponible, l’argent consacré à cette campagne serait perdu pour ne parler là que du préjudice le plus direct. La recherche doit donc être menée soigneusement et s’il est envisagé d’étendre la marque à l’étranger, il est prudent de conduire des investigations sur la validité de cette marque dans les principaux pays concernés.

Finalement, la loi prévoit une procédure d’opposition qui permet au titulaire d’une marque antérieure de contester la validité d’une marque plus récente en cours d’enregistrement. Le défaut de recherche des droits antérieurs dans le cadre de l’examen administratif est ainsi partiellement compensé.

La durée de la protection n’est pas limitée mais il faut procéder à un renouvellement de l’enregistrement tous les dix ans.

La marque peut être déchue si elle n’a pas été exploitée pendant une période de 5 ans.

La marque peut faire l’objet d’une cession partielle ou totale, de la même manière qu’un brevet et selon des conditions voisines.

Une atteinte à la marque est sanctionnée par l’action en contrefaçon ouverte au propriétaire et au licencié exclusif. Cette action est cependant irrecevable si l’usage par le contrefacteur présumé a été toléré pendant cinq ans.

Notons pour terminer que la marque bénéficie, elle aussi, d’un droit de priorité. Ce droit prévoit un délai de 6 mois pour les extensions à l’étranger et non pas de 12 mois comme pour les brevets.

2.2 Dénominations et Enseignes

La dénomination sociale est le nom légal de la société, personne morale, tout comme le nom patronymique identifie une personne
physique. Cette dénomination est publique mais elle n’a pas d’objet commercial et elle est donc protégée indépendamment de toute
concurrence. Elle peut être opposée à l’enregistrement d’une marque dans la mesure ou la coexistence de ces deux noms pourrait
entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le nom commercial est par contre utilisé pour distinguer une société des autres sociétés exerçant la même activité. C’est donc en quelque sorte la  » marque  » de la société. La société est en effet connue par son nom commercial plutôt que par sa dénomination sociale bien que les deux noms puissent être identiques. Le droit au nom commercial s’acquiert par l’usage et il n’est pas automatiquement répertorié au registre du commerce et des sociétés en association avec la dénomination sociale. Les conditions de validité du nom commercial sont très proches de celles relatives à la marque.

Le choix du terme est libre sous réserve qu’il ne soit pas illicite, ni déceptif ou trompeur. Le nom doit être disponible compte tenu de l’activité de la société ; il ne peut donc reproduire ou imiter le nom commercial, l’enseigne ou la marque d’un concurrent ; il ne peut pas non plus reproduire le nom d’une société exerçant dans un autre domaine, si ce nom est notoirement connu.

Le nom commercial n’étant pas soumis à une réglementation spécifique, il se protège par l’action en concurrence déloyale et éventuellement par une loi pénale mais dans ce dernier cas, uniquement si le nom est apposé sur un produit. Il peut être opposé à l’enregistrement d’une marque s’il a un rayonnement national.

L’enseigne, quant à elle, identifie visuellement un établissement sur le lieu même ou il est implanté. Il peut s’agir d’un signe verbal ou figuratif. Le régime applicable est très voisin de celui qui gouverne le nom commercial si ce n’est au niveau géographique. L’enseigne, dans la plupart des cas, a un rayonnement local, bien que certaines enseignes mobiles soient connues au niveau national.

Chapitre 3 – L’Innovation Esthétique

3.1 Définition des dessins et modèles

Les dessins et modèles sont des créations artistiques et bénéficient à ce titre de deux régimes juridiques qui se cumulent : le droit d’auteur
qui n’est soumis à aucune formalité et une loi spécifique selon laquelle le dépôt est impératif. Si cette double protection est acquise en France, ce n’est pas le cas dans la plupart des autres pays.

Le droit d’auteur concerne toutes les oeuvres de l’esprit et en particulier les oeuvres des arts appliqués. Traditionnellement, on parle d’une oeuvre originale et c’est donc une appréciation personnelle ou subjective qui permet d’admettre une création à la protection.

La loi spécifique vise  » tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires  » Dans ce cas, le critère à retenir est la nouveauté, et c’est donc une analyse objective vis-à-vis des antériorités qui est pratiquée. Elle apporte de plus une restriction sur les objets susceptibles de protection : lorsqu’un dessin ou un modèle peut être considéré comme une invention brevetable, seules les dispositions concernant les brevets lui sont applicables ; la double protection dessin-modèle et brevet est ainsi exclue. Le dessin ou le modèle doit par conséquent présenter un caractère arbitraire, il ne doit pas résulter de considérations exclusivement techniques.

Sont notamment admis à la protection :

  • la combinaison nouvelle d’éléments connus (par exemple dans le mobilier),
  • la reprise d’une oeuvre du domaine public (La tour Eiffel), protégée pour les modifications qu’elle y apporte,
  • la reproduction d’éléments de la nature (tire-bouchon dont le manche est un cep de vigne),
  • l’application d’un objet dans un domaine qui lui est étranger (téléphone en forme de voiture),
  • les effets extérieurs, en particulier, l’état de surface (émaillage), un dégradé de couleurs, la conformation d’un textile.

3.2 Le dessin ou modèle déposé

Le dépôt s’effectue à l’I.N.P.I. ou au greffe du tribunal de commerce. Il doit comporter l’identification du déposant et une reproduction
graphique du dessin ou modèle concerné car il n’est plus possible de déposer une  » forme  » en trois dimensions. On peut regrouper jusqu’à cent reproductions dans un même dépôt.

Le dépôt donne lieu à un examen qui se limite à vérifier la conformité aux conditions formelles prescrites par voie réglementaire. La nouveauté n’est pas examinée et il faut préciser qu’une publicité du dessin ou du modèle antérieure à son dépôt est sans incidence. Ce n’est pas le cas dans de nombreux pays, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique.

Le dépôt donne lieu à une publication qu’il est possible de différer pour une durée maximale de 3 ans. Il convient donc de s’assurer que cette publication ne viendrait pas détruire la nouveauté d’une caractéristique pouvant faire l’objet d’une demande de brevet.

La durée de la protection est de 25 ans à compter du dépôt et peut être prorogée pour une période identique sur demande du titulaire.

La propriété du dessin ou modèle déposé appartient à son créateur ou à ses ayants droit mais le premier déposant est présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire.

Comme pour les marques, le dépôt donne un délai de priorité de 6 mois pour procéder à d’éventuelles extensions à l’étranger.

Le dépôt d’un dessin ou modèle présente plusieurs avantages :

  • il donne une date certaine à la création,
  • il établit une présomption de propriété à l’égard du déposant,
  • il permet d’apposer l’expression  » modèle déposé « ,
  • il donne une date de priorité pour d’éventuelles extensions
  • il permet au déposant personne morale de se prévaloir plus aisément de la qualité de propriétaire que dans le cadre du droit d’auteur.

Un dessin ou modèle peut faire l’objet d’une cession partielle ou totale, comme tout droit de propriété intellectuelle.

La loi spécifique est muette sur ce chapitre, et c’est donc le droit d’auteur qui précise les conditions d’une cession ou d’une licence. Il convient ainsi de déterminer précisément le mode d’exploitation lorsqu’un droit de reproduction est cédé. A titre d’exemple, le droit d’apposer un motif sur un verre n’emporte pas le droit de fixer ce motif sur un vêtement.

La règle générale prévoit pour l’auteur une rémunération proportionnelle au nombre d’exemplaires reproduits. Il est cependant possible d’envisager une rémunération forfaitaire tout en sachant que le juge pourra éventuellement remettre en cause ce mode de rémunération.

Un dessin ou un modèle peut être contrefait. Il est dans ce cas possible d’introduire une action en contrefaçon sur la base de la loi spécifique, du droit d’auteur ou de ces deux textes de loi qui prévoient chacun une saisie-contrefaçon.

Selon la loi spécifique, la saisie doit être requise auprès du président du tribunal de grande instance, ce qui peut être fait avant que le dépôt n’ait été publié. Par contre, l’action, au civil ou au pénal, ne peut être intentée avant que le dépôt ne soit public.

La saisie organisée par le droit d’auteur est beaucoup plus souple. Le commissaire de police, à défaut le juge d’instance, sont tenus d’organiser cette saisie à la demande de l’auteur.

Un dessin ou un modèle peut être protégé à l’étranger.

La voie nationale permet de déposer individuellement dans chaque pays. Il faut cependant rappeler que dans de nombreux pays, une divulgation antérieure au dépôt ou à la date de priorité constitue une cause de nullité, notamment aux Etats-Unis d’Amérique et en Allemagne.

Le dépôt international est connu sous le nom d’ « Arrangement de la Haye ». Par une formalité unique auprès de l’O.M.P.I., il est possible d’obtenir un modèle dans plusieurs pays et en particulier dans les pays limitrophes : Allemagne, Bénélux, Suisse, Italie, Espagne. Cet arrangement ne concerne pas le Royaume-Uni, ni les pays industrialisés hors d’Europe. La durée de la protection est de 5 ans renouvelable deux fois.

Enfin, le modèle communautaire va bientôt voir le jour et c’est l’O.H.M.I. qui en aura la charge.

RENAUD-GOUD CONSEIL

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